17 октября 2024 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесла определение по делу о признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.
Суть дела
В 2015 году на имя Общества «Скейл»был зарегистрирован товарный знак «PAZ» в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров «модели транспортных средств масштабные». При этом с 2004 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о сокращенном фирменном наименовании Завода, включающем произвольную часть «ПАЗ». В связи с чем Заводом было подано в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку PAZ в отношении товаров «модели транспортных средств масштабные» 28 класса МКТУ. Завод заявил о своей широкой известности и реализации им исключительного права на фирменное наименование путем предоставления иным лицам неисключительной лицензии на использование изображения автобусов марки ПАЗ на уменьшенных моделях. По мнению Завода, потребитель уменьшенных моделей автобусов марки ПАЗ был осведомлен о причастности Завода к выпускаемой его лицензиатами до даты приоритета товарного знака продукции и ассоциировал соответствующие изделия с Заводом за счет размещаемого указания «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО «ПАЗ»/»Произведено по лицензии ООО «ПАЗ». Роспатент отказал в удовлетворении возражения Завода исходя из отсутствия доказательств, свидетельствующих о фактически осуществляемой Заводом деятельности по производству и реализации автобусов, которая могла бы признаваться однородной по отношению к товарам 28 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Завод, считая решение Роспатента незаконным, обратился в Суд по интеллектуальным правам.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
Суд признал выводы Роспатента об отсутствии доказательств фактического осуществления Заводом под своим фирменным наименованием деятельности, однородной спорным товарам 28 класса МКТУ, правомерными. Для установления однородности товаров и услуг видам деятельности юридического лица, чье фирменное наименование используется в составе товарного знака, необходимо доказать факт осуществления правообладателем фирменного наименования деятельности на территории Российской Федерации под таким наименованием. Само по себе нахождение продукции Завода в гражданском обороте на означает, что эта продукция появилась на российском рынке в результате деятельности именно правообладателя фирменного наименования.
Позиция Президиума Суда по интеллектуальным правам
Президиум Суда по интеллектуальным правам не поддержал позицию суда первой инстанции и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «PAZ» в отношении товаров 28 класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные». Не допустимо смешение между целями индивидуализации, исходя из которого может быть учтена деятельность и иных лиц, если они ассоциируются потребителями с обладателем фирменного наименования. Для целей применения положений п. 8 статьи 1483 ГК РФ учитывается такая деятельность, которая у третьих лиц (потребителей, контрагентов) ассоциируется с правообладателем фирменного наименования. В данном случае деятельность по выпуску уменьшенных моделей транспортных средств осуществлялась иждивением лицензиатов под контролем истца, что говорит о сохранении у потребителей/контрагентов ассоциативной связи с истцом. Благодаря надписям на продукции, изготовленной лицензиатами («ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО «ПАЗ» / «Произведено по лицензии ООО «ПАЗ») потребителя можно признать осведомленным о причастности истца к выпускаемой продукции.
Позиция Верховного Суда
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации оставила решение Суда по интеллектуальным правам в силе. Суд установил перечень обстоятельств, наличие которых необходимо установить в случае использования в составе товарного знака чужого фирменного наименования. Во-первых, следует определить соотношение даты возникновения исключительного права на указанные средства индивидуализации. Во-вторых, установить наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленных средств индивидуализации. В-третьих, необходимо, чтобы фирменное наименование использовалось в отношении товаров, однородных указанным в свидетельстве на товарный знак, или при осуществлении однородных видов деятельности. Наконец, недопустимо смешение между индивидуализирующими функциями товарного знака и фирменного наименования. В первом случае речь идет об индивидуализации продукции, а во втором – о различении одного субъекта гражданского оборота от других. Действия третьих лиц по применению обозначения, воспроизводящего фирменное наименование, не могут быть квалифицированы как способ использования соответствующего средства индивидуализации. Наличие на упаковках продукции, произведенной лицензиатами, фирменного наименования лицензиара нельзя признать случаем реализации исключительного права на фирменное наименование, такое указание является простым оповещением неопределенного круга лиц о присутствии на рынке продукции, производимой под контролем правообладателя.
Мнение эксперта
Верховный суд РФ в данном деле применил известный принцип «старший во времени – старший в праве», действующий в отношении средств индивидуализации. Данное правило в общем виде содержится в п. 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ и содержит указание на необходимость установления риска введения потребителей и (или) контрагентов в заблуждение в результате тождества или сходства до степени смешения средств индивидуализации, права на которые принадлежат разным субъектам.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
При этом следует различать содержание права на фирменное наименование и права на товарный знак. Исключительное право на фирменное наименование не содержит распорядительное правомочие, в отличие от права на товарный знак, включающего в себя осуществление права и распоряжение им. Именно поэтому при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака учитывается факт использования товарного знака не только сами правообладателем, но и лицензиатами, действующими на основании договора под контролем правообладателя. Осуществление права на фирменное наименование, напротив, возможно только самостоятельными действиями самого правообладателя. Вследствие чего деятельность лицензиатов правообладателя фирменного наименования не может быть принята во внимание для целей применения положений п.8 статьи 1483 ГК РФ.
