02 ноября 2024 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесла определение по делу о признании незаконным и запрете использования в доменном имени “besogon.tv” словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат обществу “Бесогон”, и обязании регистратора домена аннулировать регистрацию доменного имени “besogon.tv”.

Суть дела

Ответчик, являющийся администратором сайта http://www.besogon.tv, использует на этом сайте и в доменном имени обозначение, сходное с товарными знаками истца (“БЕСОГОН”, “BESOGON”, “БЕСОГОН.ТВ”, “Besogon.TV”, “Besogontv”, “БесогонТВ”, “Бесогон.ТВ”) в отношении 35 и 41 классов МКТУ при оказании услуг по предоставлению видеофайлов и электронных публикаций онлайн, а также рекламных услуг, включая рекламу интерактивную в компьютерной сети. Кроме того, на сайте используются аудиовизуальные ролики, размещенные на канале БесогонТВ в видеохостинге YouTube, и реализуется банерная реклама. Истец считает, что действия ответчика по размещению видеороликов, а также по размещению баннерной рекламы аналогичны услугам 35 и 41 классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Позиция суда первой инстанции

Суд принял решение об отказе в иске. Суд указал, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть предъявлено к администратору доменного имени. При этом на момент рассмотрения спора первый ответчик более не являлся администратором доменного имени besogon.tv, в связи с чем он не осуществляет его фактическое использование. Что касается второго ответчика, то необходимо установить обстоятельства фактического использования им спорного доменного имени в период с даты, когда он стал администратором домена. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, применяется в связи с конкретным нарушением, и может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, т.е. в случае осуществления длящегося или незавершенного правонарушения. Любые абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать товарный знак не могут быть удовлетворены, т.к. повлекут нарушение принципа исполнимости судебного акта. Кроме того, для признания действий недобросовестной конкуренцией требуется установление совокупности обстоятельств: противоречие соответствующих действий российскому законодательству, обычаям или требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; направленность действий на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком; возможность причинения убытков или вреда деловой репутации в результате нарушения. Все данные обстоятельства должны быть доказаны. Однако, истец не представил доказательств, явно указывающих на то, что второй ответчик использовал или готовился к использованию спорного доменного имени в отношении однородных с товарным знаком истца товаров и/или услуг.

Позиция суда апелляционной инстанции

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения. По мнению суда, в случае рассмотрения требования о пресечении нарушения, выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, подлежат установлению обстоятельства фактического использования спорного доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Первый администратор домена  на момент рассмотрения спора по существу уже не был администратором и не осуществлял его фактическое использование. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Но представленные в суд скриншоты страниц интернет-сайта cо спорным доменным именем, свидетельствовали об отсутствии какой-либо информации на данном сайте при наличии технической надписи “невозможно отобразить страницу”. С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что оспариваемые истцом действия второго администратора сайта на момент судебного разбирательства не совершаются, опасность их совершения в будущем не нашла документального подтверждения в материалах дела.

Позиция Суда по интеллектуальным правам

Суд по интеллектуальным правам признал сделанные судами  нижестоящих инстанций выводы верными. Поскольку первый ответчик на момент рассмотрения спора уже не был администратором спорного доменного имени и не осуществлял его фактическое использование, правовые основания для удовлетворения требований отсутствуют. При этом Суд по интеллектуальным правам не имеет оснований для переоценки выводов судов нижестоящих инстанций, поскольку домен зарегистрирован не в национальной доменной зоне “RU”, регистратором доменного имени на момент разрешения спора в судах выступало иностранное лицо, а на территории Российской Федерации домен в период разрешения спора не работал.

Позиция Верховного Суда

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отправила дело на новое рассмотрение. Верховный суд указал, что исключительное право на товарный знак включает не только  его использование в составе доменного имени для однородных товаров и услуг на сайте, но и использование его непосредственно на сайте в целях индивидуализации товаров и услуг. Требование о пресечении нарушения в форме неправомерного использования доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). По общему правилу, исключительное право на товарный знак считается нарушенным в случае его фактического использования в доменном имени в отношении товаров или услуг, однородных с теми, для которых зарегистрирован данный товарный знак. Однако, в случае признания действий администратора по приобретению права на доменное имя актом недобросовестной конкуренции  сами действия по регистрации доменного имени могут быть расценены как нарушение прав на товарный знак. В такой ситуации суд вправе удовлетворить требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию или требование о безвозмездной передаче правообладателю прав администрирования доменным именем. Условием удовлетворения иска об аннулировании регистрации и о безвозмездной передаче прав администрирования доменным именем является признание акта недобросовестной конкуренции или установление злоупотребления правом как в случае, когда заявлено самостоятельное требование о признании регистрации и использования домена актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, так и в случае, когда истец приводит об этом доводы в обоснование иска. По мнению Верховного суда, отсутствие доступа к сайту само по себе не является препятствием для пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и основанием для отказа в иске по доменному нарушению.

Мнение эксперта

Верховный суд РФ справедливо напомнил о необходимости учета при рассмотрении доменных споров статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, а также применения правил Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN). При рассмотрении требований об аннулировании, передаче регистрации или изменении доменного имени необходимо учитывать такие обстоятельства, как сходство доменного имени ответчика и товарного знака истца, отсутствие у администратора доменного имени прав и законных интересов в отношении доменного имени; регистрация и использование доменного имени его администратором недобросовестно. Таким образом, в случае признания регистрации и администрирования доменного имени злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции суд может удовлетворить требование об аннулировании регистрации домена и требование о безвозмездной передаче истцу права администрирования доменного имени. При этом о недобросовестности действий ответчика может свидетельствовать использование товарных знаков истца в доменном имени без согласия правообладателя, размещение на сайте с этим доменным именем контента истца и рекламы, и получение от такого размещения прибыли, частая смена администраторов и регистраторов домена, создание администратором домена зеркальных сайтов и автоматической переадресации на другие сайты с размещением того же контента.

Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Несмотря на то, что по общему правилу нарушением права на товарный знак в доменном имени считается фактическое использование доменного имени только при наличии его сходства до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, при отсутствии фактического использования товарных знаков в отношении однородных товаров, действия администратора доменного имени могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции по отношению к правообладателю товарных знаков.

Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *