17 июня 2024 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесла определение по делу о признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение в связи с отсутствием доказательств несоответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности “новизна”.
Суть дела
Компания КРКА обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации на изобретение “Способы получения и использования ингибитора SGLT2”. Указанный патент был выдан на имя шведской компании АстраЗенека АБ по заявке, выделенной из заявки с приоритетом от 20.05.2002, установленным по дате подачи первой (приоритетной) заявки. Заявитель посчитал, что запатентованная группа изобретений не удовлетворяет критериям патентоспособности “новизна” и “промышленная применимость”. По мнению Роспатента, в возражении не были представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”. Выделенная заявка не может быть использована для определения соответствия группы изобретений критерию новизны в связи с тем, что стала общедоступной уже после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
Суд по интеллектуальным правам напомнил, что согласно гражданскому законодательству приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается на дату подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – на дату этого приоритета. Заявка, по которой был получен оспариваемый патент, является одной из звеньев цепочки выделенных заявок, которая была переведена на национальную фазу в Российской Федерации международной заявкой с приоритетом от 20.05.2002, установленным по первой заявке. Поскольку на момент подачи каждой из выделенных заявок первоначальная заявка не была отозвана, признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента, Роспатент принял правильное решение, признав патентообладателя выполнившим все условия для установления приоритета изобретения по всей цепочки заявок по дате подачи приоритетной заявки. По мнению Суда по интеллектуальным правам, Гражданский кодекс РФ не ограничивает количество предшествующих заявок, что означает, что одна и та же заявка может быть одновременно и выделенной и первоначальной. При этом первоначальной признается заявка, из которой происходит выделенная заявка, а не самая первая заявка. Суд решил, что при наличии цепочки из последовательно выделяемых заявок для каждой последующей заявки первоначальной является предыдущая (как полагали Роспатент и компания ASTRAZENECA), а не самая первая в “каскаде” выделений заявка (как полагала компания KRKA).
Позиция Президиума Суда по интеллектуальным правам
Президиум Суда по интеллектуальным правам удовлетворил требования компании КРКА, и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи спорного патента, и указал, что датой подачи первоначальной заявки для заявки, являющейся национальной фазой международной заявки, является дата получения международной заявки уполномоченным органом. По мнению Президиума СИП, первоначальная заявка может быть только одна – та, из которой произведено первичное выделение. По такой заявке устанавливается дата приоритета. При наличии цепочки последовательно выделенных заявок учету подлежит первая из числа последовательных заявок. Сам термин “первоначальная заявка” должен иметь одинаковое значение во всех правовых целях. Вопреки позиции Роспатента и компании ASTRAZENECA, первоначальная и предшествующая заявки не всегда совпадают и в отсутствие специального указания в нормах Парижской конвенции на необходимость учета предшествующей заявки, учету подлежит первоначальная заявка. В рассматриваемом деле первоначальной заявкой считается заявка с датой приоритета от 15.05.2003.
Позиция Верховного Суда
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отметила, что если выделенные заявки связаны между собой единой заявкой, у них всегда будет одна и та же дата приоритета и выделенная заявка будет сохранять приоритет по самой первой (материнской) заявке. По мнению Верховного суда РФ, в противном случае будет заблокирована возможность подачи последующих заявок в связи с их несоответствием критерию новизны по отношению к самой первой заявке. Единственным условием является сохранение единого приоритета в отношении всех выделенных заявок, а также соблюдение сроков выделения каждой очередной выделенной заявки по отношению к предыдущей выделенной заявке, а не к самой первой заявке, по которой уже может быть выдан патент на изобретения, заявленные в первоначальной группе.
Мнение эксперта
Верховный суд РФ использовал верное толкование международных и российских норм законодательства в сфере интеллектуальной собственности и обоснованно поддержал выводы СИП и Роспатента о сохранении единого приоритета в отношении всех выделенных заявок. Данное толкование основано судом на норме п.4 статьи 1381 ГК РФ, устанавливающей приоритет изобретения по выделенной заявке по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
При этом необходимо соблюдение следующих условий: на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не должна быть отозвана, не должна быть признана отозванной, а выделенная заявка должна быть подана до того, как исчерпана возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента. В рассматриваемой норме ГК РФ других условий сохранения приоритета по первоначальной заявке, раскрывающей изобретение, для выделенной заявки, поданной на основании более ранней выделенной заявки, не установлено. Эта норма позволяет принимать к рассмотрению заявки, выделенные из ранее выделенных заявок, с сохранением приоритета исходной заявки, включая конвенционный приоритет. При этом срок действия патента по любой выделенной заявке отсчитывается от даты подачи первоначальной заявки.
