11 февраля 2025 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесла определение № 308-ЭС24-17130 по делу № А01-4210/2022 о направлении дела на новое рассмотрение в связи с необходимостью дать оценку правомерности реализации ответчиком продукции с использованием спорного обозначения (этикетки), исследовать сходство до степени смешения товарного знака истца и этикетки ответчика с применением методологических подходов, а также принять во внимание, что используемые в товарном знаке слова «Пиво Майкопское» относятся к неохраняемым элементам товарного знака.
Суть дела
ООО «МПК Пивоваренный завод Майкопский», являющийся правообладателем товарного знака и НМПТ «Пиво Майкопское», предъявил исковое требование к ООО «Майкопское пиво», производящего пиво с аналогичным названием, о взыскании компенсации за повторное нарушение исключительных правна товарный знак и наименование места происхождения товара. Ранее суд уже признавал продукцию ответчика контрафактной (дело № А01-118/2021). Несмотря на вступившее в силу решение, ответчик продолжил выпуск и продажу пива под названием «Майкопское», что подтверждается товарными чеками и фотофиксацией. Истец расценил это как злоупотребление правом и потребовал компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактного товара. В свою очередь, ответчик оспаривал наличие сходства этикеток до степени смешения, а также указал, что с 12.04.2021 имел право использовать НМПТ «Пиво Майкопское» на основании собственного свидетельства на НМПТ.
Позиция судов первой и апелляционной инстанций
Суд подтвердил вину ответчика в повторном нарушении прав истца, указав на злоупотребление правом и недобросовестность. Решение по делу № А01-118/2021 уже подтвердило, что ответчик нарушал права истца. Новые доказательства (чеки, фото) подтвердили продолжение нарушений после вступления прошлого решения в силу. Этикетки ответчика сходны до степени смешения с товарным знаком истца (использование слова «Майкопское», общая цветовая гамма, схожий дизайн). Суд отклонил ходатайство ответчика о снижении размера компенсации, указав на неоднократность нарушений (ответчик продолжал выпуск пива, несмотря на предыдущий запрет), значительный объем продаж и злоупотребление правом со стороны ответчика (действия ответчика носили умышленный и системный характер). Кроме того, истец просил взыскать 3 146 436 руб., исходя из двукратной стоимости контрафакта, в связи с чем суд проверил расчет и согласился с ним, т.к. истец ограничил свои требования, хотя фактическая сумма могла быть выше (~5,3 млн руб.). Ответчику также было отказано в назначении экспертизы, поскольку преюдиция уже установила факт нарушения, а новые доказательства (фото, чеки) подтвердили контрафактность продукции.
Позиция Президиума Суда по интеллектуальным правам
Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу ответчика, указав на отсутствие процессуальных нарушений (суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы права и оценили доказательства). Этикетка ответчика сходна до степени смешения с товарным знаком истца (учтены цвет, шрифт, композиция). Даже при наличии свидетельства на НМПТ, ответчик нарушил права истца на товарный знак, зарегистрированный ранее. Кроме того, кассация не вправе пересматривать фактические выводы нижестоящих судов (ст. 286 АПК РФ).
Позиция Верховного Суда
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отметила неучтенные изменения обстоятельств: после 2021 года ответчик получил собственное свидетельство на НМПТ, что изменило правовую оценку его действий. Суды должны были провести самостоятельную оценку сходства этикеток с учетом наличия права на НМПТ у ответчика, исследовать, являются ли различия в графических элементах достаточными для исключения смешения, учесть, что словесный элемент «Майкопское» в товарном знаке истца является неохраняемым элементом.
Мнение эксперта
Ключевой ошибкой судов в данном деле стало то, что они не проверили, имеет ли ответчик законное право использовать «Пиво Майкопское» после регистрации НМПТ. Суды должны были переоценить сходство обозначений с учетом того, что «Пиво Майкопское» в товарном знаке завода –неохраняемый элемент (т.е. само по себе не защищается), проверить графическое, звуковое и смысловое сходство с учетом новых обстоятельств (регистрации НМПТ у ответчика), учесть, что неохраняемые элементы (название города) не могут быть основой для запрета.
Таким образом, Верховный суд исправил формализм нижестоящих судебных инстанций, подчеркнув, что НМПТ дает право на использование географического названия, недопустимо взыскивать компенсацию, если ответчик легально использует свое НМПТ, сходство должно оцениваться заново с учетом новых доказательств.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
