Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определением по делу № СИП-1077/2023 отменила судебные акты нижестоящих инстанций по спору о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака Симка и направила дело на новое рассмотрение, указав на необходимость установления реальной возможности правомерного использования обозначения.
Суть дела
Общество «Ника мебель» обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака Симка, принадлежащего обществу «Аэроплан», в отношении товаров 20 класса МКТУ. Основанием иска послужило неиспользование товарного знака правообладателем в течение трех лет. Интерес в прекращении охраны истец обосновал наличием судебного спора с ответчиком о взыскании компенсации за незаконное использование этого товарного знака.
Позиция Суда по интеллектуальным правам
Суд первой инстанции удовлетворил иск, признав истца заинтересованным лицом. Суд исходил из того, что наличие спора о защите исключительного права на товарный знак само по себе свидетельствует о заинтересованности в его прекращении, поскольку создает риск предъявления требований со стороны правообладателя.
Позиция Президиума Суда по интеллектуальным правам
Президиум СИП поддержал выводы первой инстанции, указав, что перечень доказательств заинтересованности не является исчерпывающим. Наличие спора между сторонами может свидетельствовать о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны знака для защиты от требований правообладателя.
Позиция Верховного суда РФ
Верховный суд РФ не согласился с выводами нижестоящих судов и указал на существенные нарушения норм права. Во-первых, Верховный суд подчеркнул, что заинтересованность лица должна подтверждаться не только формальным интересом в прекращении охраны, но и реальным намерением использовать обозначение в коммерческой деятельности после прекращения охраны. При этом такое использование должно быть правомерным и не нарушать права третьих лиц. Во-вторых, товарный знак представляет собой изображение персонажа мультсериала «Фиксики» Симка, который охраняется также как объект авторского права. Верховный суд указал, что даже после прекращения охраны товарного знака использование изображения персонажа без согласия правообладателя будет нарушать исключительное право на произведение. В-третьих, суд отметил, что согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, обозначения, тождественные персонажу произведения, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков без согласия правообладателя. Истцом не было представлено доказательств намерения зарегистрировать спорное обозначение или правомерно использовать его без регистрации. Наконец, Верховный суд указал, что принцип обязательного использования товарного знака направлен на стимулирование его использования в обороте, но не должен приводить к возможности недобросовестного использования результатов чужого творчества.
Мнение эксперта
Решение Верховного суда по данному делу имеет принципиальное значение для практики досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков. Прежде всего, суд четко разграничил формальную и реальную заинтересованность в прекращении правовой охраны. Наличие судебного спора само по себе не является достаточным доказательством заинтересованности, если истец не может продемонстрировать реальную возможность правомерного использования обозначения. Суд установил более строгие требования к доказыванию заинтересованности, возложив на истца обязанность представить доказательства не только потенциальной возможности, но и реального намерения использовать обозначение правомерным способом.
Кроме того, Верховный суд подчеркнул необходимость учета авторских прав при рассмотрении таких споров. Прекращение охраны товарного знака не должно приводить к легализации нарушения авторских прав, что особенно актуально для товарных знаков, представляющих собой известные персонажи. Таким образом, Верховный суд защитил интересы правообладателей объектов интеллектуальной собственности, охраняемых одновременно в качестве объектов авторского права и средств индивидуализации, от недобросовестных попыток прекращения их охраны и подтвердил необходимость комплексного подхода к оценке возможности правомерного использования спорных обозначений.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
