05.12.2023 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ вынесла Определение по делу № А45-4790/2022.
Суть дела
ПАО «Газ» является правообладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак «Бегущий олень/Газ» по свидетельству Российской Федерации № 32 (далее –ТЗ № 32) с приоритетом от 31.12.1997, зарегистрированный в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг «автомобили, запчасти к ним».
Иск обоснован нарушением ИП Левченко В.А. и ООО «Всемаркет» исключительного права ПАО «Газ» при предложении к продаже в сети Интернет на сайте «vsemayki.ru» товаров, содержащих изображение ТЗ № 32.
ПАО «Газ» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ИП Левченко В.А., ООО «Всемаркет» о солидарном взыскании 3 241 220 руб. компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 32.
Суд первой инстанции решением от 06.10.2022, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции от 27.02.2023 и суда кассационной инстанции от 25.05.2023, иск удовлетворил.
Определением судьи ВС РФ от 01.11.2023 кассационная жалоба ООО «Всемаркет» вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
ПОЗИЦИИ СТОРОН
1. В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, ООО «Всемаркет», ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.
В отзыве на иск, кассационной жалобе ООО «Всемаркет» приводило доводы о том, что сайт «vsemayki.ru» является сервисом по размещению предложений к продаже товаров, которые будут созданы в будущем; на момент совершения заказа и до такого момента товара, изображенного на сайте, не существует как вещи; товар изготавливается конкретным производителем, которому распределен конкретный заказ; на сайте размещается лишь компьютерная модель товара, ссылается на то, что на сайте размещается только каталог дизайнов, которые можно выбрать для нанесения на товары, а не каталог уже произведенных товаров; на сайте пользователям предоставляется возможность размещать изображения (дизайн – макеты) на выбранных товарах, которые впоследствии становятся доступными для заказа.
2. В возражениях на кассационную жалобу ПАО «Газ» просит оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.
Истец размер заявленной к взысканию компенсации рассчитал исходя из двукратной стоимости каждой единицы (модели) товара, предлагаемого к продаже через интернет-магазин «vsemayki.ru», с учетом наименования каждого товара, количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и вариантов цветовой гаммы; в обоснование количества контрафактного товара и его стоимости истец представил снимок (скриншот) страниц каталога товаров, размещенного на сайте «vsemayki.ru» в сети Интернет.
Позиция Верховного Суда
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу о наличии предусмотренных ч. 1 ст. 291 АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов.
Суды исходили из доказанности факта нарушения ответчиками исключительного права истца на ТЗ № 32, определив размер компенсации на основании п. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и представленного истцом расчета. Между тем суды не учли следующее.
Исходя из положений п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными данным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
В п. 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» (далее – постановление Пленума № 10) разъяснено что, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).
За нарушение, допущенное ответчиками, истец просил взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в соответствии с которым за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров.
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам (абз. 6 п. 61 постановления Пленума № 10).
«Следовательно, взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) возможно при следующих обстоятельствах: существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета». Суды, удовлетворяя иск, пришли к выводам о том, что факт нарушения исключительного права истца состоит в предложении ответчиками к продаже контрафактного товара на сайте «vsemayki.ru», ответчики осуществляют совместную деятельность по изготовлению, предложению к продаже и продаже товаров, факт предложения товара к продаже свидетельствует об использовании изображений товарного знака на товарах. По мнению судов, поскольку до потребителей на сайте не доведена информация об отсутствии товара определенного цвета или размера, предполагается, что ответчиками предлагается продукция, наличие которой может быть обеспечено.
Таким образом, выводы судов основаны на предположении о наличии у ООО «Всемаркет» по одному экземпляру каждого вида товара, всех его вариантов и размеров.
«Между тем суды не исследовали механизм работы сайта, на котором был размещен каталог, не дали оценки доводам ответчиков о том, что каталог дизайнов товаров не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, товары производятся под заказ, реально не существуют, поэтому идентификация их как контрафактных невозможна (п. 1 ст. 1515 ГК РФ)».
Следовательно, удовлетворение иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы, а также документов, подтверждающих количество экземпляров (товаров), на которых незаконно размещен ТЗ № 32, и их цену, противоречит положениям ст. 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в постановлении Пленума № 10.
Поскольку суды неполно исследовали обстоятельства, которые имели существенное значение для разрешения спора, Судебная коллегия по экономическим спорам считает, что состоявшиеся по делу судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального права и подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 291 АПК РФ с направлением дела на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд первой инстанции.
Мнения экспертов
В подобных спорах очень важно выстроить стратегию защиты и понимать какой вид расчета будет максимально подробным, полным, какие доказательства будут использованы для обоснования суммы заявленных требований. Стоит помнить также о том, что одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается, а суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. В постановлении Пленума № 10 очень подробно указаны условия взыскания компенсации стоимости контрафактных товаров и не только.
ГК РФ содержит три формулы расчёта компенсации:
- В размере от 10000 руб. до 5 млн руб. определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров или товаров;
- В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при похожих обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.
Судебная коллегия в этом Определении выделяет возможность взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) только при следующих обстоятельствах: «существование контрафактных экземпляров (товаров) в том количестве, которое истец принимает за основу для расчета; стоимость одного контрафактного экземпляра, которая принимается истцом за основу расчета». Это означает, что товар должен существовать фактически, а не будет изготовлен в будущем.
Для компаний, осуществляющих продажи через сайт, это Определение полезно тем, что суд подчеркивает важность доведения до потребителей информации об отсутствии товара определенного цвета или размера, и что каталог дизайнов товаров не подтверждает количество товаров, предлагаемых к продаже, товары производятся под заказ.
комментирует Определение Баюро Мария Александровна, юрист-медиатор, член Союза юристов-блогеров при АЮР, Член комиссии по информационной открытости Роспатента.
А в случаях, когда товар размещен на маркетплейсах, если сам маркетплейс (информационный посредник), на площадке которого продавался данный товар, не знал о нарушении исключительных прав истца и своевременно принял необходимые и достаточные меры по устранению нарушения, то маркетплейс не будет нести ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак. О чем говорит сложившаяся судебная практика: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2021 № С01-1706/2021 по делу №А40-64165/2021; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2022 № С01-1492/2022 по делу № А40-237533/2021.
Аналогичные решения все чаще встречаются в судебной практике. Так, в декабре 2023 года был рассмотрен спор о незаконном использовании произведения изобразительного искусства Мишка Тедди и одноименного комбинированного товарного знака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2023 N С01-2200/2023 по делу N А40-226040/2022). Ответчик предлагал к продаже на своем сайте детскую мебель, на которой был размещен персонаж и товарный знак.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
С учетом избранного истцом способа расчета компенсации в виде двукратной стоимости контрафактного товара, суд первой и апелляционной инстанций при определении размера компенсации учли все фактически предлагавшиеся к продаже товары с изображением персонажа и товарного знака. Однако, по мнению ответчика, фактическая реализация партии товара отсутствовала, т.к. товары изготавливались под заказ. Кассационная инстанция согласилась с позицией ответчика и указала на неправомерность при расчете суммы компенсации в виде двукратной стоимости контрафактного товара учитывать фактически не изготовленные (отсутствующие) товары. Суду надлежит при заявлении подобного рода требований определять факт реального существования товаров и рассчитывать размер компенсации исходя из их фактического количества.
Аналогичную позицию суд высказал в отношении расчета компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства – рисунок (изображение) образа персонажа “Крош” (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2023 N С01-1802/2023 по делу N А60-55575/2022).
