15 ноября 2023 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков.
В Обзоре Верховный суд РФ обобщил практику по разрешению судами дел, связанных с оценкой действий правообладателей товарных знаков как недобросовестных. Цель данного Обзора – обеспечить единообразный подход в части разъяснения, какие действия по приобретению, использованию и защите прав на товарный знак могут быть признаны судом недобросовестными и какие обстоятельства могут свидетельствовать о неразумном и недобросовестном поведении правообладателя товарного знака.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Из обзора можно выделить несколько основных позиций.
1. Неправомерным расценивается действие стороны по приобретению прав на товарный знак с единственной целью предъявления исков о взыскании компенсации к добросовестным участникам гражданского оборота, когда у самого правообладателя товарного знака отсутствует экономический интерес и цель использования товарного знака в гражданском обороте. Для признания действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом, суду следует установить факт неиспользования товарного знака правообладателем, цель приобретения права на товарный знак, отсутствие у правообладателя реального намерения использовать товарный знак (например, отсутствие факта приобретения соответствующего оборудования, аренды помещений для производства товаров), причины неиспользования товарного знака. Ответчик в такого рода спорах обычно представляет доказательства известности своего обозначения, наличие у него серии товарных знаков, факт неоднократного обращения за судебной защитой прав на свои товарные знаки (п.2 Обзора). При этом следует иметь в виду, что наличие установленного судом факта злоупотребления правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу. При отсутствии доказательств недобросовестности правообладателя товарного знака, оценка судом его действий в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам данный правообладатель является недобросовестным, а лишь дает право заинтересованным лицам оспорить предоставление правовой охраны соответствующему товарному знаку. Пока правовая охрана товарного знака действует, исключительное право на такой товарный знак признается в отношении всех третьих лиц, а в отношении тех лиц, по отношению к которым установлена недобросовестность, – с учетом установленного факта недобросовестности (п.3 Обзора).
2. При определении признаков злоупотребления правом в действиях правообладателя товарного знака не имеет значения, кто не использовал товарный знак: сам правообладатель или лицензиат, которому он передал право использования на основании лицензионного договора. Суду необходимо учитывать обстоятельств заключения и исполнения лицензионных договоров, в частности, факт отсутствия реализации лицензиатом товаров, маркируемых товарным знаком правообладателя, отсутствие намерения реализации товаров при заключении сторонами лицензионного договора, аффилированность правообладателя с его лицензиатом и мнимый характер лицензионного договора (п.5 Обзора).
3. Суд подтвердил право Роспатента отказать в предоставлении правовой охраны товарному знаку заявителя в связи с неоднократными действиями заявителя по регистрации сходных товарных знаков, правовая охрана каждого из которых прекращалась на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ. Суд расценивает как недобросовестные действия заявителя, которые были направлены на преодоление вступившего в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (п.6 Обзора).
4. Суд определил принцип распределения бремени доказывания использования противопоставленного товарного знака в делах о признании решения Роспатента недействительным. В деле по иску заинтересованного лица к правообладателю товарного знака о досрочном прекращении его правовой охраны вследствие неиспользования, бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе. В деле о признании недействительным решения Роспатента на правообладателя нельзя возложить бремя доказывания использования товарного знака, т.к. правообладатель противопоставленного товарного знака не является стороной спора (п. 10 Обзора).
5. Суд еще раз напомнил о необходимости учитывать позицию Конституционного Суда Российской Федерации, высказанную в Постановлении № 8-П в делах о параллельном импорте. Запрет на реализацию оригинальной продукции, ввезенной на территории Российской Федерации по каналам параллельного импорта, требует проверки добросовестности правообладателя и наличия у него разумного экономического интереса. Недопустимо в рамках защиты прав правообладателя товарного знака возлагать на ответчика имущественные санкции, несоразмерные ущербу, причиненному правообладателю. Суд должен принимать во внимание принцип соблюдения баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности совершенному нарушению (п.11 Обзора).
6. Суд указал на момент установления недобросовестности правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак: недобросовестность правообладателя определяется на дату обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в Роспатент. По мнению суда именно тогда заявитель реализует намерение осуществлять недобросовестную конкуренцию с иными участниками рынка путем использования товарного знака (п.13 Обзора).