27 июня 2023 года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесено определение по делу № А11-417/2019, в рамках которого суд указал на обстоятельства, подлежащие оценке при определении вероятности смешения товарного знака с противопоставляемым обозначением, и определил момент возникновения недобросовестности в действиях правообладателя товарного знака.
Суть дела
Индивидуальный предприниматель с 16 февраля 2018 года являлся правообладателем знака обслуживания «ПЛАНЕТА», зарегистрированного по 35 классу МКТУ, включая «деятельность магазинов оптовой и розничной торговли». Общество с ограниченной ответственностью «Планета», осуществляющее деятельность по управлению эксплуатацией нежилого фонда и функции управляющей компании торгового комплекса, использовало в названии своего торгового центра обозначение «Планета», что послужило основанием для предъявления предпринимателем иска о защите его исключительного права на товарный знак, нарушенного в результате использования в названии торгового центра сходного до степени смешения обозначения. На имя ответчика были также зарегистрированы товарные знаки «Планета покупок» и «Планета удачи» в отношении 35 и 36 классов МКТУ с более поздней чем у истца датой приоритета.
Суд первой инстанции отказал в иске предпринимателю, исходя из отсутствия однородности осуществляемой истцом и ответчиком деятельности, что исключает возможность смешения потребителями обозначения ответчика и знака обслуживания истца. Кроме того, суд указал на злоупотребление правом со стороны истца, выразившееся в действиях по приобретению и использованию знака обслуживания без осуществления реальной деятельности по оказанию услуг по оптовой и розничной торговле.
Кассационная и апелляционная инстанции не согласились с выводами суда первой инстанции, посчитав, что с позиции среднестатистического потребителя деятельность по оптовой и розничной торговле и деятельность по управлению нежилым фондом и сдаче его в аренду следует признать однородными услугами, что в совокупности с высокой степенью сходства обозначений истца и ответчика вызывает риск смешения в глазах потребителей деятельности, осуществляемой истцом и ответчиком.
Позиция Верховного Суда
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции. Верховный суд указал, что элементами нарушения исключительного права на товарный знак являются: использование сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения без разрешения правообладателя товарного знака, идентичность или однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак и используется противопоставляемое обозначение, возникновение риска смешения в результате неправомерного использования товарного знака. При этом необходимо учитывать степень сходства обозначений и степень однородности товаров.
При определении однородности товаров и услуг учитываются такие характеристики товаров, которые могут повлиять на вероятность возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю: род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
При установлении сходства до степени смешения двух сравниваемых обозначений оценке подлежат такие обстоятельства как факт использования товарного знака правообладателем в отношении конкретных товаров, длительность и объем такого использования, степень известности, узнаваемости товарного знака, сфера использования сходного с товарным знаком обозначения. Помимо этого, Верховный суд РФ указал на момент установления недобросовестности правообладателя товарного знака: дата обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Все последующие действия правообладателя по использованию товарного знака лишь подтверждают или опровергают факт его недобросовестного поведения при приобретении исключительного права на товарный знак. Суд определил, что единственной целью приобретения права на знак обслуживания «ПЛАНЕТА» было последующее предъявление исков к добросовестным участникам гражданского оборота для обогащения за счет взыскания компенсации при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права).ю
Мнение эксперта
Позиция Верховного суда РФ основывается на обозначенных в Постановлении Пленума Верховного суда РФ №10 правилах определения вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. В судебной практике неоднократно отмечалось, что индикаторами критерия «вероятного смешения» являются в первую очередь «однородность товаров и услуг» и «сходство обозначений» (см., напр., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2022 №С01-1867/2022 по делу №А83-3208/2021). Возникновение смешения двух обозначений может произойти при наличии их низкой степени сходства и идентичности товаров/услуг, либо их высокой степени сходства и низкой степени однородности товаров.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Суд по интеллектуальным правам в Справке, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 №СП-21/22, отметил, что с экономической точки зрения выделяют два вида услуг: услуги, не связанные с реализацией товаров и вызывающие изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, медицинские, юридические, парикмахерские услуги, услуги по ремонту одежды и транспортных средств) и услуги, связанные с операциями по обмену (содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы). При этом, согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу установление однородности услуг осуществляется на основе, прежде всего, такого признака, как назначение услуги, оказываемой для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Не признаются однородными услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2022 N С01-1499/2022 по делу N СИП-1142/2021).
Что касается наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, здесь Верховный суд РФ отмечает, руководствуясь выработанным многолетней судебной практикой применения статьи 10 ГК РФ подходом, что для признания действий истца злоупотреблением правом необходимо доказать наличие умысла в действиях истца, направленных на заведомо недобросовестное осуществление прав с единственной целью причинения вреда иному участнику гражданского оборота. Отсутствие доказательств фактического осуществления правообладателем предпринимательской деятельности с использованием принадлежащего ему товарного знака, или намерения на момент приобретения права на товарный знак фактического использования товарного знака в целях индивидуализации товаров в будущем, может служить аргументом в пользу наличия злоупотребления правом в действиях правообладателя товарного знака.
