01 декабря 2023 года Верховный Суд Российской Федерации вынес определение № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021, которым обратил внимание нижестоящих судов на необходимость доказывания факта оказания ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию при рассмотрении споров о запрете незаконного использования сходного со знаком обслуживания истца обозначения.
В противном случае, требование об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать средство индивидуализации, с учетом разъяснений, приведенных в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса российской Федерации», не подлежит удовлетворению.
Суть дела
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Молодые и Красивые» (далее — Компания) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Спар Миддл Волга» (далее – Общество) с требованиями о запрете любого использования обозначений, содержащих словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», сходных до степени смешения с товарными знаками компании «Лепим и Варим» в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ; об обязании Общества исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», отличные от комбинированного товарного знака Общества; о взыскании с Общества в пользу Компании 21 000 000 рублей компенсации, 1 344 202 рублей расходов на сбор доказательств и установлении для Общества судебной неустойки в случае неисполнения требования о запрете на использование обозначения «Лепим Варим» в размере 10 000 рублей за каждый день такого неисполнения.
Суд первой инстанции решением от 16.05.2022 года, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 23.08.2022 года и суда кассационной инстанции от 31.03.2023 года, удовлетворил иск в части требований. Суд запретил Обществу любое использование обозначений, содержащих словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», сходных до степени смешения с товарными знаками компании «Лепим и Варим» (свидетельства №№ 586449, 644097, 644098, 764000, 764001) в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, обязал Общество исключить с любых материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», отличные от комбинированного товарного знака Общества № 829254.
Размер взысканной судом с Общества в пользу Компании компенсации судом был снижен и составил совокупно 5 250 000 рублей (по 1 050 000 рублей за каждый товарный знак) и 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, распределил судебные расходы.
Не согласившись с вынесенными по делу судебными актами, ООО «Спар Миддл Волга» обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просило отменить состоявшиеся по делу судебные акты и отказать в удовлетворении требований.
Судебная коллегия сочла верными и соответствующими критериям, определенным нормативными актами, выводы нижестоящих судов о наличии сходства до степени смешения знаков обслуживания истца и использованного ответчиком обозначения ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ. Оснований для переоценки выводов судов в этой части судебная коллегия не усмотрела.
Вместе с тем, как указано в судебном акте высшей судебной инстанции, из содержания оспариваемых судебных актов не усматривается, что судами был осуществлен анализ однородности товаров и услуг, фактически реализуемых и оказываемых ответчиком, и товаров, услуг, для которых зарегистрированы знаки истца.
В судебных актах отсутствует развернутый анализ однородности рубрик, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с фактической деятельностью ответчика.
В этой связи, выводы судов в части удовлетворения требования о запрете использования обозначений, содержащих словесные элементы «ЛепимВарим» и «Пельмени ЛепимВарим», сходных до степени смешения с товарными знаками Компании, в отношении однородных услуг 35, 39, 40, 43 классов МКТУ Судебная коллегия посчитала сделанными без учета положений статей 1250, 1252, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса.
На этом основании Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291.11 АПК РФ оснований для отмены обжалуемых судебных актов. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
Позиция Верховного Суда
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ обратила особое внимание на следующее.
В силу статей 1477, 1481 Гражданского кодекса право на товарный знак (знак обслуживания) ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.
В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (п. 7.1.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 г. № 12 (далее — Руководство).
Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
При установлении однородности могут быть использованы критерии, определенные нормативными актами (п. 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), выработанные судебной практикой, а также учтены подходы, изложенные в пунктах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 Руководства.
Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения, должно быть сформулировано в отношении конкретных действий, для чего судам необходимо проводить подробный сравнительный анализ однородности рубрик, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с фактической деятельностью ответчика.
При этом, суд обратил особое внимание на то обстоятельство, что факт включения определенных товаров и/или услуг в один и тот же класс МКТУ не значит, что данные товары и/или услуги являются однородными (пункт 7.2.4 Руководства).
Удовлетворение судом требования истца об обязании ответчика исключить с любых материальных и нематериальных носителей любых обозначений, содержащих словесные элементы, отличных от комбинированного товарного знака ответчика, является общим запретом, не соответствует положениям статей 1250, 1252 Гражданского кодекса, приведенным разъяснениям и влечет за собой неисполнимость судебного акта.
Мнения экспертов
Проблема злоупотребления правами в области охраны и защиты исключительных прав в настоящий момент является актуальной в правоприменительной практике. В связи с чем, конкретизация предмета доказывания по данной категории споров направлена на обеспечение принципа баланса интересов сторон.
В обозреваемом определение Верховного Суда Российской Федерации № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021 судебная коллегия по экономическим спорам фактически сформулировала ряд важных положений, которые являются предметом доказывания по спорам о запрете использования в коммерческой деятельности обозначений, сходных до степени смешения с охраняемыми знаками обслуживания: не только собственно наличие сходства до степени смешения знаков обслуживания истца и использованного ответчиком обозначения, а также оказание ответчиком однородных услуг или приготовление к их оказанию, но и предметный сравнительный анализ фактической деятельности ответчика и перечня товаров/услуг в составе класса МКТУ, в отношении которого имеются охраняемые знаки обслуживания.
Высшей судебной инстанцией по сути сформулирован вывод о недопустимости формального подхода к оценке довода о наличии или отсутствии в действиях ответчика нарушений исключительных прав истца.
Представляется, что сформулированные судом положений также могут приниматься во внимание субъектами коммерческой деятельности не только в ходе формирования правовой позиции по делу, но и в рамках внесудебных процедур, в частности: в ходе определения перечня товаров/услуг в составе классов МКТУ при подаче заявки на регистрацию товарного знака, а также при подаче заявлений о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны знакам обслуживания.
Галицкая Наталья Сергеевна, адвокат, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России.
Позиция Верховного суда Российской Федерации по данному делу основана на положениях п.57 Постановления Пленума №10, не допускающего предъявление требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено лишь в случае незавершенности противоправного поведения либо наличия угрозы нарушения права.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
При этом нельзя исключать и вопрос о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, которое может возникать при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования для индивидуализации товаров, не являющихся однородными тем, в отношении которых была предоставлена правовая охрана, что отражено в Информационной справке, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10.
