14.12.2023 Конституционный суд РФ рассмотрел запрос Суда по интеллектуальным правам о соответствии Конституции РФ п. 3 ст. 1252 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в той мере, в какой они позволяют неоднократно взыскивать компенсацию за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости товара по искам разных правообладателей, которым принадлежат права на сходные до степени смешения товарные знаки, при том, что правообладатели могут быть аффилированными лицами.
Суть дела
Поводом для запроса послужило дело, переданное для рассмотрения в кассационную инстанцию – Суд по интеллектуальным правам.
Как следовало из материалов дела, суд первой инстанции отказал обществу М. в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Суд посчитал, что у М. отсутствует право на иск.
Решение было отменено судом апелляционной инстанции, отказано в иске было как обществу М., так и обществу Ф., которое вступило в дело в качестве истца. Суд обратил внимание на договор цессии между обществом М. и обществом Ф., по которому обществу М. было передано право возмещения убытков и выплаты компенсации в рассматриваемом случае. Данный договор не был зарегистрирован, и, по мнению суда, общество М. не являлось цедентом, а требование о взыскании компенсации было направлено не на защиту его собственного права, а на защиту права правообладателя. Следовательно, общество М. не имело права, подлежащего защите.
Что касалось требований общества Ф., то суд апелляционной инстанции обратил внимание на другое дело, по которому данное общество взыскало компенсацию с общества К. на два товарных знака в двукратном размере стоимости той же продукции, при этом сделав вывод об аффилированности общества Ф. и общества К., поскольку зарегистрированные за обществом Ф. и обществом К. товарные знаки по сути охраняют одно и то же обозначение, а потому одновременное нарушение исключительных прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемое единством намерений. Дополнительно указано, что общество К. могло самостоятельно обратиться за компенсацией в следствии нарушения исключительных прав на товарные знаки (имело право на 3 товарных знака, в том числе, как лицензиат зарегистрированных за обществом Ф.), но в целях максимизации сумм этого не сделало. Таким образом, повторное обращение в суд направлено на пересмотр ранее сделанных выводов суда, а с учетом ранее принятого судебного акта о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции по тем же партиям и объемам дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав.
На указанное решение обществом М. подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам.
Суд по интеллектуальным правам обратился с запросом в КС РФ о проверке конституционности рассматриваемых положений ГК РФ.
Позиция Конституционного Суда
КС РФ отметил, что взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, хотя и преследует в том числе публичные цели пресечения нарушений, является тем не менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников отношений и их защита должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов всех участников гражданского оборота, т.е. с соблюдением требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц.
Соответственно, если размещение на товаре одного обозначения повлекло одновременное нарушение исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные за разными правообладателями, возможность защиты исключительных прав каждым из правообладателей (в том числе путем взыскания компенсации) согласуется с конституционными принципами. Более того, реализация права на судебную защиту любым из правообладателей не может быть поставлена в зависимость от действий иных правообладателей. Таким образом, нельзя запретить правообладателю обратиться в суд за защитой своих прав после того, как компенсация взыскана в пользу лица, предъявившего требование первым, так как это противоречит конституционным принципам. Но это не означает, что нельзя отказать правообладателю при рассмотрении таких споров, поскольку суд должен выяснить обстоятельства каждого дела и определить законность выбора способа защиты прав.
Что касается определения аффилированности организаций, то наличие согласия на введение иным лицом в оборот нового товарного знака, сходного до степени смешения с уже используемым, и тем более на том же товарном рынке, едва ли является типичным. Поэтому наличие такого согласия, еще и выраженного в отношении нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения, может, наряду с другими признаками, указывать на состояние контроля между аффилированными лицами, поскольку предполагает наличие совпадающих экономических интересов и некоторую координацию своих действий для их наиболее благоприятного удовлетворения. Однако согласие само по себе не свидетельствует об аффилированности, равно как и о недобросовестности правообладателей, так как оно может быть выражено, например, в рамках разовой сделки (сотрудничества) и обусловлено введением определенной бизнес-модели.
При этом, необходимо учитывать принцип добросовестности участников экономических отношений. Так, суд может отказать в применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак полностью или частично в тех случаях, когда вследствие недобросовестности поведения, а именно, если применении таких мер используется исключительно как способ обогащения, в том числе при последовательном обращении с соответствующими исками в связи с вызванным использованием одного обозначения нарушением исключительных прав аффилированных лиц, а тем более при наличии между ними либо в отношениях одного третьего лица с ними степени влияния в форме контроля. Однако, неодновременная подача иска не может расцениваться как злоупотребление правом.
КС РФ указал на необходимость уменьшать размер рассматриваемой компенсации, если вступившим в законную силу судебным актом она уже взыскана за нарушение права на сходный до степени смешения товарный знак в пользу иного правообладателя в связи с теми же фактическими обстоятельствами, поскольку отсутствие такого права может повлечь – вразрез с правовыми позициями КС РФ о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности – явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов. Такая несоразмерность, несводимая к обременительности санкции для нарушителя, может иметь место как в случае аффилированности правообладателей, так и при иных обстоятельствах использования ими сходных до степени смешения товарных знаков, которые влияют на размер понесенных правообладателями убытков.
В связи с отсутствием у судов вышеуказанного права на снижение в рассматриваемой ситуации размера компенсации, исчисленной таким образом, или вовсе отказать в ее взыскании, КС РФ признал неконституционными положения п. 3 ст. 1252 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.
Мнение эксперта
Для поддержания баланса прав и законных интересов участников гражданского оборота, Конституционный Суд РФ справедливо отметил необходимость изменения законодательства в части закрепления права судов на уменьшение размера компенсации в случае ее взыскания за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация, рассчитанная аналогичным образом.
При этом возможность уменьшения размера компенсации будет рассматриваться на основании заявления ответчика, с учетом всех значимых для дела обстоятельств, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, и при несоответствии размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства.
Более того, во взыскании компенсации будет отказано, в случае установления судом аффилированности между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица в целях использования такого правообладателя исключительно для обогащения.
По моему мнению, данное постановление позволит судам более точно определять размер ущерба, который был причинен правообладателям исключительного права на товарные знаки и сократит количество случаев, когда аффилированные лица будут недобросовестно использовать возможность взыскания денежных средств за нарушение такого права.
Корнева Виктория-юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР.
В случае, когда компенсация уже была взыскана, при последующем требовании правообладателя сходного до степени смешения товарного знака выплаты компенсации в размере двукратной стоимости возникает риск многократного взыскания за одно и то же нарушение. Получается, что штрафная санкция определяется не только количеством нарушений, но и количеством правообладателей, что в свою очередь не соответствует требованиям справедливости, равенства и соразмерности.
КС РФ справедливо указал, что необходимо учитывать все значимые обстоятельства для дела: характер допущенного нарушения, его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей.
Анастасия Милуцкая, юрист, аспирант кафедры интеллектуальных прав, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), член союза юристов-блогеров при АЮР.
