6 июня 2023 года Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации вынесено определение по делу № 11-КГ23-3-К6, в рамках которого суд указал на необходимость при решении вопроса о незаключенности лицензионного договора определять предмет спорного договора, наличие между сторонами соглашения о передаче прав на конкретный секрет производства (ноу-хау), а также наличие самого факта передачи предмета договора.
Суть дела
27 января 2021 г. ответчик направил истцу посредством электронной связи проект лицензионного договора о передаче секретов производства (ноу-хау). В тексте договора были определены содержание передаваемого секрета производства (ноу-хау) и размер лицензионных платежей.
В январе 2021 года истец перечислила часть лицензионных платежей в рамках предоплаты, после чего получила от ответчика материалы и необходимую информацию по договору, в том числе доступ к базе страховщиков, CRM системе, к платформе ДКП АВТО, приложению «Мои звонки». В феврале 2021 года истец перечислила на расчетный счет ответчика оставшуюся часть лицензионных платежей.
Однако впоследствии в процессе анализа полученных материалов и информации, истец поняла, что все полученные ею от ответчика данные есть в свободном доступе в сети Интернет. Посчитав отсутствие в представленных материалах признаков секрета производства (ноу-хау) истец отказалась от подписания лицензионного договора. Кроме того, истец предоставила экспертное заключение, согласно которому предмет лицензионного договора не является секретом производства как не соответствующий определению, содержащемуся в статье 1465 ГК РФ. На этом основании истец заявила требование о признании лицензионного договора о передаче секрета производства незаключенным и о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере уплаченных лицензионных платежей.
Суд первой инстанции применил принцип свободы договора, указав, что истец сама согласилась с содержащимися в нем условиями, в том числе с предметом договора, в качестве которого определены обязательства по передаче и использованию секрета производства (ноу-хау). По мнению суда, в рассматриваемом деле спор касается качества предоставленных материалов и информации в их взаимосвязи с размером извлекаемой прибыли, что не может служить основанием для признания сделки незаключенной. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали выводы суда первой инстанции.
Позиция Верховного Суда РФ
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила решение районного суда, апелляционное определение и определение кассационной инстанции и направила дело на новое рассмотрение.
Верховный суд указал, что суды не установили, что является предметом исследуемого договора, достигнуто ли между его сторонами соглашение по конкретному секрету производства и состоялась ли передача истцу именно того ноу-хау, который был предусмотрен данным договором.
Верховный суд отметил, что существенным условием лицензионного договора о передаче секретов производства (ноу-хау) является указание на конкретный результат интеллектуальной деятельности или средства его индивидуализации. При этом предметом лицензионного договора о передаче секретов производства (ноу-хау) является совершение правообладателем секрета производства действий по предоставлению лицензиату права использования в установленных пределах соответствующего секрета производства (ноу-хау).
Мнение эксперта
Позиция Верховного суда РФ основывается на общем подходе, используемом судами при защите интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе объекты авторских прав. В п.80 Постановления Пленума Верховного суда РФ №10 судам рекомендуется исследовать вопрос об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права, принимая во внимание наличие творческого характера в таком результате.
Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
При этом устанавливается презумпция создания результата интеллектуальной деятельности творческим трудом. Данный подход нашел отражение в судебной практике, в частности в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2021 N С01-122/2021 по делу N А40-187546/2019, Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 16.05.2023 N 88-11011/2023.
Несмотря на иную правовую природу секрета производства, данная позиция оправдана, т.к. предмет любого договора должен быть согласован. Однако, как видится, если в рамках договора были переданы права на результат, не относящийся к требуемой стороной договора категории объектов интеллектуальной собственности, то вероятно предпочтительнее было бы использовать конструкцию оспоримой сделки, совершенной под влияния заблуждения или обмана (при наличии соответствующих доказательств умысла со стороны ответчика).
Кроме того, поведение истца в части исполнения сделки до ее заключения может рассматриваться как основание для применения принципа эстоппеля. Пленум Верховного суда РФ в п.40 Постановления №10 указал на действие по принятию от стороны лицензионного договора полного или частичного исполнения как факт невозможности в дальнейшем выдвигать требование о признании такого договора незаключенным, при условии, что заявление такого требования будет противоречить принципу добросовестности.