ВС РФ: доказывание заинтересованности лица – обязательное условие для подачи возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку

13 декабря 2022 года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесено определение N 300-ЭС22-11843 по делу N СИП-360/2021, в рамках которого суд указал на нарушения судами нижестоящих инстанций норм материального и процессуального права в вопросе установления заинтересованности лица при подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку.

Суть дела

Общество с ограниченной ответственностью «Институт управления медицинскими рисками и оптимизации страхования» (далее – институт) обратилось в суд с иском в отношении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент). Истец требовал признать недействительным решение Роспатента от 31.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения, поданного обществом с ограниченной ответственностью «Медис» (далее – общество) против предоставления правовой охраны товарному знаку, принадлежащему институту в связи с ненадлежащим извещением института о поступлении и ходе рассмотрения возражения и недоказанной заинтересованностью общества.

Общество при подаче возражения ссылалось на более раннюю дату приоритета их фирменного наименования «Медис», схожего до степени смешения с товарным знаком института, не доказывая осуществление деятельности в тождественной с институтом области и не учитывая то, что у института есть тождественное с товарным знаком наименование, зарегистрированное первым. 

Суд первой инстанции и Президиум Суда по интеллектуальным правам отказали в удовлетворении иска. Институт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, в которой просил отменить принятые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за существенных нарушений судами норм материального и процессуального права. Роспатент и общество в отзывах на кассационную жалобу просили оставить судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными.

Позиция Верховного суда РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2021 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Нижестоящие суды не приняли во внимание, что извещение истца о поступлении и   рассмотрении возражения было ненадлежащим, в связи с чем институт не мог в полной мере защитить права и ознакомиться с материалами, предоставленными в Роспатент обществом.

На основании этого Верховный суд сделал вывод, что суд первой инстанции и президиум Суда по интеллектуальным правам не определили, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения возражения, не установлены Роспатентом, не исследовал надлежащим образом, не допустил ли Роспатент нарушения процедуры рассмотрения возражения и прав и законных  интересов правообладателя, в связи с чем выводы о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта сделаны при неправильном применении норм материального и процессуального права.

Мнение эксперта

Верховный суд верно обратил внимание на то, что отражение в ЕГРЮЛ определенных видов деятельности само по себе не свидетельствует как о фактическом осуществлении такой деятельности, так и об осуществлении этой деятельности с использованием соответствующего наименования.

Даянова Милена Сергеевна – аспирант Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, юрист международно – правового отдела Автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости».

Вопрос о наличии заинтересованности общества в подаче возражения, мотивированного несоответствием регистрации знака обслуживания требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса, с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, Роспатентом не исследовался и такой факт не устанавливался, в связи с чем признание заинтересованности за лицом, не доказавшим фактическое осуществление оказания однородных услуг, противоречит требованиям приведенных норм права и содержащимся в пункте 173 постановления Пленума N 10 разъяснениям.

В случае надлежащего извещения, институт мог воспользоваться своим правом и предоставить сведения о наличии более раннего по отношению к товарному знаку фирменного наименования, так как этот факт учитывается только при первичном оспаривании в Роспатенте, что неоднократно подтверждалось судами, например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. по делу № СИП-257/2017.

При рассмотрении возражения общества важно учитывать его заинтересованность, это подтверждается актами судов различных инстанций. Например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2022 г. по делу N СИП-543/2022 судебная коллегия соглашается с Роспатентом в том, что при анализе деятельности должны подлежать учету не статистически значимые данные из ЕГРЮЛ, а сведения о фактически осуществляемой деятельности, поскольку именно последние наиболее достоверно характеризуют соответствующее юридическое лицо. Информация по кодам ОКВЭД включается в ЕГРЮЛ в качестве указания на виды деятельности, которые юридическое лицо предполагает, но может и не осуществлять. К тому же она не является исчерпывающей, поскольку действующее законодательство не обязывает хозяйствующих субъектов вести деятельность исключительно в соответствии с избранным перечнем позиций ОКВЭД. Возникновение угрозы смешения товарного знака и фирменного наименования возникает только в случае реального осуществления видов деятельности, однородных товарам.