ВС РФ: упущенная выгода правообладателя товарного знака не может быть оценена путем умножения стоимости оригинального товара на количество контрафактного реализованного товара

31 января 2023 года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации вынесено определение по делу №А63-6499/2021, в рамках которого суд указал на отсутствие прямой зависимости неполученного правообладателем товарного знака дохода от реализации контрафактной продукции от количества проданных контрафактных товаров. 

Суть дела

Ответчиком – ИП Прудниковой О.В. – на территории Российской Федерации были распространены путем продажи и предложения к продаже солнцезащитные очки с незаконно нанесенными на  них товарными знаками, признанными общеизвестными и зарегистрированными на имя компаний Шанель САРЛ и Кристиан Диор Кутюр С.А. в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. ИП Прудникова О.В. была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и уничтожением изъятой контрафактной продукции.

Реализуя свое право на защиту исключительного права на средства индивидуализации, правообладатели товарных знаков, размещенных на продукции ответчика, обратились в суд с требованием о взыскании убытков в части упущенной выгоды. Упущенная выгода для истцов заключалась в недополученном доходе в результате безвозмездного использования ответчиком товарных знаков, нанесенных на реализуемый товар. При расчете упущенной выгоды правообладатели учитывали стоимость оригинальной продукции, установленной на момент изъятия контрафактных экземпляров у ответчика. При этом, по мнению правообладателей, один экземпляр контрафактной продукции вытесняет с рынка один экземпляр оригинальной продукции, доход от продажи которой могли бы получить правообладатели, если бы их исключительные права на товарные знаки не были нарушены.

Арбитражные суды первой, апелляционной  и кассационной инстанций согласились с расчетами, представленными истцами и удовлетворили требования правообладателей товарных знаков.

Позиция Верховного Суда РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила решения и постановления судов нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение. Верховный суд отметил, что гражданско – правовая ответственность в виде возмещения убытков носит компенсационный характер и преследует цель  восстановления имущественного положения правообладателя. Упущенная выгода подлежит возмещению, если доход лица, чье право было нарушено, мог быть извлечен при обычных условиях оборота, либо при совершении предпринятых мер и приготовлений, но не был получен по причине неправомерных действий ответчика. При этом суд сослался на разъяснение Пленума Верховного суда РФ № 25 о соблюдении принципа разумности при установлении размера убытков, с учетом соразмерности их величины характеру допущенного нарушения. Недопустимо для расчета упущенной выгоды приравнивать оригинальные товары, произведенные самим правообладателем или с его согласия, к контрафактным товарам, реализованным нарушителем права на товарный знак.

Мнение эксперта

Позиция Верховного суда РФ основывается на общих принципах гражданского законодательства  и Постановлениях Пленума Верховного суда РФ №7 и №25. Принципы соразмерности и разумности являются ключевыми факторами, на которые следует опираться при определении размера понесенной правообладателем товарного знака упущенной выгоды.

Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Экспертного совета по качеству дополнительного образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

В случае распространения контрафактных товаров с незаконно нанесенным на них товарным знаком правообладателя судам необходимо учитывать, насколько оригинальный товар отличается от контрафактного. Верховный суд РФ рекомендовал при рассмотрении указанного вопроса исследовать следующие обстоятельства:

• оценка степени сходства оригинального и контрафактного товаров с точки зрения рядового потребителя (осознает ли потребитель факт приобретения им подделки под известный бренд, а не оригинала; существует ли риск введения потребителя в заблуждение относительно свойств и качества товара);
• наличие или отсутствие конкуренции между правообладателем товарного знака  и производителем (распространителем) контрафактной продукции (насколько качество подделки соответствует качеству оригинала; имеются ли у контрафакта и оригинала общие каналы сбыта; совпадает ли категория потребителей контрафактных товаров и товаров правообладателя);
• отток клиентов правообладателя по причине реализации нарушителем прав на товарный знак контрафактной продукции.  

Дело интересно тем, что рассматриваемый спор касается общеизвестных товарных знаков luхury сегмента. Следует отметить, что в Великобритании действует целая концепция «ауры роскоши», отмеченная прежде всего в известном деле Copad SA против Christian Dior Couture SA (Case C‑59/08, ECLI:EU:C:2009:260), согласно которой качество предметов роскоши определяется не только их материальными характеристиками, но и “аурой роскоши”, которая исходит от предметов роскоши, создавая  их престижный имидж и репутацию дорогостоящих товаров. В рамках этой концепции правообладатели люксовых брендов вправе ограничивать каналы дистрибуции, исключая неофициальные сайты и ресейл-платформы, даже в отношении экземпляров товара, в отношении которого исчерпаны права правообладателя, если такое ограничение необходимо для сохранения «ауры роскоши».